La loi canadienne régissant les marques de commerce protège les marques de commerce, les noms commerciaux et les autres attestations commerciales déposés et non déposés, donnant le droit d’intenter une action pour commercialisation trompeuse en common law.↩ Ce type d’action a été codifié dans la Loi sur les marques de commerce du Canada↩(la « Loi »), aux alinéas 7b) à d), qui se lisent comme suit :
b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
c) faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :
(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
(ii) soit leur origine géographique,
(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.
Pour obtenir gain de cause dans le cadre d’une réclamation pour commercialisation trompeuse, le demandeur propriétaire ou titulaire de la licence doit démontrer qu’il a acquis une réputation commerciale dans la région géographique où il cherche à faire valoir ses droits en utilisant son attestation, sa marque, comme une marque de commerce déposée ou non déposée, ou son nom commercial particulier.↩ Une réputation est acquise si la marque est de notoriété publique et qu’il existe un achalandage associé à celle ci (soit l’avantage que procurent la renommée et les relations d’une entreprise qui attire des clients).↩
Il faudra prendre en considération pendant combien de temps un propriétaire a utilisé la marque en question pour identifier ses produits, ses services ou son entreprise sur le marché afin d’établir la mesure dans laquelle la réputation associée à cette marque est importante. La période d’utilisation nécessaire pour prouver cette réputation est tributaire, entre autres choses, du caractère distinctif de la marque. Plus une marque donnée est distinctive, plus la portée de la protection accordée est large et, par conséquent, plus il y a probabilité de confusion lorsqu’une attestation similaire est utilisée à l’intérieur des limites de la portée de la protection.
L’utilisation de la marque dans le cadre de campagnes de publicité et de marketing d’envergure est une autre preuve qu’une marque a acquis une réputation. Un gros volume des ventes est un facteur supplémentaire qui doit être pris en considération lorsqu’on établit la réputation associée à une marque.↩
Une fois que le demandeur propriétaire a réussi à prouver au tribunal que sa marque a acquis une réputation, la preuve de la réputation peut avoir des répercussions sur la portée de la protection accordée à la marque, car elle permet de délimiter l’étendue de la réputation sur le plan géographique.↩ Un propriétaire peut uniquement jouir d’une protection contre la commercialisation trompeuse dans la région géographique où sa marque a acquis une réputation.↩
Si le demandeur qui est propriétaire d’un droit non déposé est en mesure de démontrer qu’il a acquis une réputation dans la région géographique pertinente au plus tard à la date applicable au différend en cause, il devra ensuite démontrer que le défendeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse, qui a donné lieu à la probabilité de confusion.↩
Il y a déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’on utilise une marque ou un nom semblable au point de créer de la confusion pour le consommateur ou de l’induire en erreur, c’est à dire lorsque le consommateur moyen confond les produits ou les services du propriétaire avec ceux du contrefacteur allégué ou conclut à tort qu’il y a une affiliation entre les produits ou les services du propriétaire et ceux du contrefacteur allégué.↩
Une situation dans laquelle un consommateur demande les produits ou les services d’une entreprise, mais reçoit les produits ou les services d’une autre entreprise constitue un exemple d’une déclaration fausse ou trompeuse donnant un droit d’action. La façon la plus efficace de faire une déclaration fausse ou trompeuse consiste à « reproduire assez fidèlement pour embrouiller le public, en conservant assez de différences pour embrouiller les tribunaux ».↩
En outre, pour obtenir gain de cause dans le cadre d’une action pour commercialisation trompeuse en common law, le propriétaire doit être en mesure de prouver qu’il a subi ou est susceptible de subir des dommages, tels que des pertes de profits, de clients ou de parts du marché ou la perte du contrôle d’une marque de commerce ou d’un nom commercial.↩
Plus particulièrement, on ne peut faire valoir aucun droit s’il n’y a pas eu « emploi » ou « usage », au sens de la Loi, tant de la part du propriétaire que du contrefacteur allégué.↩
Législation
L’article 4 de la Loi se lit comme suit :
Quand une marque de commerce est réputée employée
4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
Idem
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
L’application d’autocollants sur les produits ou l’emballage peut suffire à établir un emploi en liaison avec les produits. Si la marque de commerce n’est pas apposée sur les produits ou l’emballage directement, l’emploi peut tout de même être constaté si la marque de commerce est liée aux produits au moyen d’un avis de liaison donné à l’acheteur au moment du transfert. Cet « emploi » peut comprendre des coupons, des brochures, des publicités ou des factures.↩
Dans l’affaire BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.↩, la Cour d’appel fédérale a discuté de l’exigence de l’emploi, avant de conclure que l’emploi n’avait pas été établi dans cette affaire. L’appelante Nissan Canada Inc. (« Nissan ») et l’intimée BMW Canada Inc. (« BMW ») exploitent toutes deux une entreprise qui vend, distribue et fait la promotion d’automobiles et d’accessoires connexes. BMW a employé diverses marques de commerce commençant par la lettre « M » et se terminant par des nombres ou par le logo déposé de BMW. Nissan a utilisé les marques non enregistrées « M » et « M6 » en lien avec ses produits pertinents. BMW a intenté une action pour commercialisation trompeuse. L’action a été accueillie et Nissan l’a portée en appel.
L’appel dans l’affaire BMW Canada a été autorisé au motif que la commercialisation trompeuse est établie par l’emploi et que l’emploi doit survenir « lors du transfert de la propriété ou de la possession » des produits.↩ BMW n’a pas été en mesure d’établir l’emploi des marques « M » ou « M6 » au moment du transfert de la propriété ou de la possession des produits, étant donné qu’il n’y avait pas de preuve que les marques « M » ou « M6 » avaient été apposées sur les produits de BMW ou sur les emballages dans lesquels les produits étaient distribués. En outre, les marques « M » et « M6 » n’étaient pas liées aux produits de BMW à tel point qu’avis de liaison a été donné à la personne à qui la propriété ou la possession a été transférée.↩ Dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu qu’en l’absence de preuve d’emploi satisfaisante, BMW n’aurait pas gain de cause dans le cadre de l’action.
L’emploi d’une marque en liaison avec des services a été constaté dans diverses situations. Par exemple, dans le cas du propriétaire d’une marque qui exploitait son entreprise de transport et utilisait des camions et des remorques portant sa marque de commerce↩ ou du propriétaire d’une marque qui offrait des services de restauration à l’aide d’affiches arborant sa marque dans une foire alimentaire qu’il exploitait.↩ La preuve de l’emploi d’un service auquel une marque de commerce est associée peut également être constatée dans les factures et la correspondance du déposant, ainsi que dans une seule vente effectuée par l’entreprise de celui ci.↩
Un exemple d’une situation dans laquelle une marque n’est pas réputée avoir été employée en liaison avec son service pertinent est décrit dans l’affaire Ridout & Maybee LLP c. Residential Income Fund L.P.↩, où une marque a été liée à un certain nombre de services, y compris un programme incitatif et de récompenses offert aux professionnels œuvrant dans le secteur de l’immobilier. Un tel programme existait déjà et le propriétaire de la marque avait apparemment accordé des récompenses dans le cadre de ce programme sans interruption pendant environ 30 ans. Toutefois, la marque n’avait pas été employée ou affichée dans le cadre de ce programme. Les sites Web sur lesquels les services immobiliers étaient mentionnés constituaient la seule preuve que la marque en question avait été affichée, mais ils ne mentionnaient aucun programme de récompenses. L’affichage de la marque de cette manière ne constitue pas un emploi ou un affichage en liaison avec le service consistant à offrir un programme incitatif et de récompenses aux professionnels œuvrant dans le secteur de l’immobilier.
Comme les lois provinciales du Québec reposent sur le droit civil français, plutôt que sur la common law anglaise, l’action pour commercialisation trompeuse en common law n’existe pas au Québec. Néanmoins, la disposition législative relative à la commercialisation trompeuse qui est prévue à l’article 7 de la Loi est disponible au Québec. De plus, le Code civil du Québec prévoit un recours similaire à l’action pour commercialisation trompeuse prévue par l’article 7 de la Loi.
L’article 1457 du Code civil du Québec↩ se lit comme suit :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. Ces principes de responsabilité civile constituent un équivalent fonctionnel de l’action pour commercialisation trompeuse.
Dans l’affaire Sport Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.↩, la Cour supérieure du Québec a examiné la commercialisation trompeuse de l’habillage de casques de hockey et a interprété l’article 1457. Elle a jugé que la réclamation du demandeur reposait sur des actes de confusion, ce qui correspondait à la commercialisation trompeuse en common law qui est codifiée à l’article 7 de la Loi.↩ Par conséquent, l’article 1457 du Code civil du Québec prévoit le même type d’action pour commercialisation trompeuse que celui qui est disponible en common law dans les autres provinces et territoires canadiens.
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