UPC Dentons Series: Capitolo 2

Il ruolo della divisione centrale del TUB e della sua terza sede destinata a Milano

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (“TUB”) è composto da un Tribunale di primo grado, dislocato sul territorio dei diversi Stati membri contraenti, e da una Corte d’appello con sede in Lussemburgo. Più in particolare, il Tribunale di primo grado si ripartisce in una divisione centrale e in diverse divisioni locali o regionali.

Mentre le divisioni locali saranno ospitate in singoli Stati membri contraenti e quelle regionali saranno istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta, l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (“Accordo TUB”) prevede che la divisione centrale del Tribunale abbia una sede principale a Parigi e due sezioni distaccate a Monaco e a Londra (art. 7, par. 2, Accordo TUB).

A seguito di Brexit, tuttavia, l’attribuzione delle competenze inizialmente assegnate alla sezione londinese è tornata in discussione e – sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali – è ormai quasi certo che sarà Milano ad ospitare la terza sede della divisione centrale, oltre alla divisione locale italiana del Tribunale di primo grado. Resta da capire se la sezione della divisione centrale di Milano avrà tutte le prerogative originariamente riservate alla sezione di Londra e, in particolare, se sarà competente per tutte le cause aventi ad oggetto brevetti farmaceutici e chimici.

Ricordiamo che la Classificazione Internazionale dei Brevetti istituita dall’Accordo di Strasburgo del 1971 suddivide le invenzioni brevettabili, a seconda del loro oggetto, in otto sezioni (A - H), che a loro volta si ramificano in sottosezioni, classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi. Tale classificazione, fino ad oggi rilevante solo a fini tassonomici, assurge ora a criterio di riparto della competenza tra le diverse sezioni della divisione centrale del TUB. Le competenze originariamente attribuite alla sezione di Londra della divisione centrale, che dovrebbero quindi logicamente essere trasferite alla sede milanese, riguardavano le invenzioni brevettabili incluse nella Sezione A (“Fabbisogni umani”) e nella Sezione C (“Chimica; metallurgia”) della Classificazione Internazionale dei Brevetti.

In ogni caso, la divisione centrale ricoprirà un ruolo di fondamentale importanza nel sistema del TUB poiché, ai sensi dell’art. 33, par. 4, dell’Accordo TUB, non avrà competenza solo sulle azioni di accertamento negativo della contraffazione e su quelle di invalidità dei brevetti europei (c.d. azioni di revoca) e dei relativi certificati complementari di protezione (art. 32, par. 1, lett. b) e d) Accordo TUB) ma, in diversi casi, potrà essere chiamata a decidere anche in merito ad azioni di contraffazione (art. 33, par. 3, lett. b) e c) Accordo TUB).

Ai sensi dell’art. 33 dell’Accordo TUB, infatti, in caso di proposizione di domande riconvenzionali di revoca nell’ambito di un giudizio di contraffazione, la divisione locale competente potrà decidere se trattenere avanti a sé sia la domanda di accertamento di contraffazione del brevetto che la riconvenzionale di revoca (art. 33, par. 3, lett. a) Accordo TUB) o, alternativamente, deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale trattenendo solo la causa di contraffazione (art. 33, par. 3, lett. b Accordo TUB). In quest’ultimo caso, la divisione locale potrà decidere se sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della divisione centrale oppure procedere verso la propria decisione (c.d. “biforcazione”). Inoltre, ove le parti siano d’accordo, la divisione locale potrà rimettere alla divisione centrale sia la decisione sulla revoca che quella sulla contraffazione del brevetto (art. 33, par. 3, lett. c) Accordo TUB).

In caso di convenuti residenti fuori dagli Stati membri contraenti, le azioni di contraffazione, le azioni cautelari, le azioni per il risarcimento dei danni e le azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto (art. 33, par. 1 Accordo TUB) potranno poi essere proposte dall’attore – oltre che di fronte alla divisione locale o regionale del luogo in cui è stata commessa la violazione – anche dinnanzi alla divisione centrale.

Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, invece, le azioni sopra elencate dovranno essere proposte necessariamente dinnanzi alla divisione centrale (art. 33, par.1, Accordo TUB).

Per di più, le parti potranno concordare di proporre dinnanzi alla divisione centrale, ovvero dinnanzi a una divisione locale o regionale a loro scelta, tutte le azioni di competenza esclusiva del TUB elencate all’art. 32, par.1, Accordo TUB (ad esclusione di quella di cui alla lettera i), cioè le azioni di contraffazione, le azioni di accertamento negativo della contraffazione, le azioni cautelari, le azioni di revoca del brevetto e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari, le domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di nullità dei certificati protettivi complementari, le azioni per il risarcimento dei danni, le azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto e le azioni di compensazione per licenze.