UPC Dentons Series: Capitolo 1

Opt-out o non opt-out? Questo è il dilemma.

Lo scorso 1° marzo è finalmente iniziato il c.d. sunrise period e con esso il count down ufficiale all’inizio dell’operatività del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), previsto per il prossimo 1° giugno.

Già a partire da ora è possibile per tutti i titolari di brevetti europei o domande di brevetto europeo esercitare l’opt-out e rinunciare per quei titoli alla competenza esclusiva del Tribunale a favore di quella delle corti nazionali ai sensi dell’articolo 83 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Come determinare, quindi, la migliore strategia per la tua impresa?

L’opportunità di esercitare il diritto di opt-out dipende da una molteplicità di fattori che devono essere valutati in concreto caso per caso.

A diverse conclusioni si potrà arrivare, ad esempio, a seconda della tipologia di attività svolta, dei mercati di interesse, della file history del brevetto e del paese in cui ha sede il titolare.

Non solo i titolari di brevetti europei devono prepararsi con anticipo all’entrata in vigore del TUB: chiunque abbia il sospetto che la propria attività e/o i propri prodotti possano interferire con l’ambito di protezione di brevetti europei di terzi dovrà valutare eventuali iniziative prima di trovarsi coinvolto in controversie complesse e costose dinnanzi al TUB.

Alcuni titolari di brevetti europei e/o di domande di brevetto europeo potrebbero trovare conveniente la competenza esclusiva del TUB in ragione dei seguenti vantaggi del sistema:

• Estensione territoriale delle decisioni:  le decisioni del Tribunale avranno effetto sul territorio di tutti gli Stati membri contraenti che abbiano ratificato l’Accordo (al momento 17 Paesi), permettendo così al titolare di un brevetto europeo di contrastare condotte illecite in quei Paesi con una sola iniziativa giudiziale, risparmiando sicuramente tempo e probabilmente anche denaro. E ciò, a maggior ragione, ove il brevetto azionato sia stato validato e/o sia violato in più di due Stati membri contraenti.
• Celerità del procedimento: in media, un giudizio di merito dinnanzi al TUB dovrebbe durare circa un anno, a fronte della media italiana di circa due anni e mezzo. Tuttavia, contrariamente alla prassi italiana, avanti al TUB la liquidazione dei danni subiti verrà generalmente effettuata nell’ambito di un successivo giudizio.

Per altri, l’opt out potrebbe essere la scelta migliore in ragione dei seguenti svantaggi del sistema:

• Estensione territoriale delle decisioni: l’estensione degli effetti delle decisioni del Tribunale a tutti gli Stati contraenti è un’arma a doppio taglio, esponendo il titolare del brevetto al rischio di subire domande riconvenzionali di revoca del brevetto, che potrebbero portare ad una limitazione o alla revoca integrale del brevetto con efficacia in tutti gli Stati contraenti di validazione. Tale rischio sarà sicuramente inferiore in relazione a brevetti che abbiano superato indenni fasi di opposizione avanti all’EPO e/o che siano stati validati in pochi Stati contraenti.
• Spese di giudizio elevate: le spese vive per l’instaurazione di un giudizio di primo grado avanti al TUB partono da un minimo di 3.000 euro e possono arrivare ad ammontare a diverse decine di migliaia di euro - oltre il triplo di quanto previsto per un giudizio di merito avanti a un Tribunale italiano - a seconda delle domande proposte. A tale somma, inoltre, in caso di soccombenza, andrebbero ad aggiungersi anche gli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese di lite, che includono sia le spese sostenute dal TUB, ad esempio per traduzioni o per consulenti tecnici, che le spese sostenute dalla controparte, ivi incluse le spese processuali. È chiaro quindi che, considerati anche gli onorari dovuti agli avvocati e consulenti tecnici di parte coinvolti, le spese connesse ad un eventuale procedimento avanti il TUB raggiungeranno facilmente soglie molto rilevanti. Pertanto, potrebbe essere conveniente escludere la competenza esclusiva del TUB ove il brevetto sia stato validato in pochi Stati contraenti e/o solo in Stati contraenti in cui le spese di giudizio sono più contenute.

Anche i terzi non titolari di brevetti europei dovranno prepararsi adeguatamente all’entrata in vigore del TUB e all’eventualità di essere convenuti in azioni di contraffazione che abbiano effetti estesi al territorio di tutti gli Stati contraenti.

In particolare, ove ciò non sia già stato fatto, è opportuno attivarsi sin d’ora tramite i propri consulenti brevettuali di fiducia per verificare che i propri prodotti o processi non siano potenzialmente interferenti con brevetti europei e/o domande di brevetto europeo. In quel caso, ove non sia possibile apportare modifiche che escludano il rischio di interferenza o, comunque, ove vi sia la concreta minaccia di subire un’azione di contraffazione, non si dovrebbe escludere l’opportunità di instaurare in via preventiva un’azione di accertamento negativo della contraffazione e di nullità del brevetto avanti a una corte nazionale, per evitare di essere convenuti dinnanzi al TUB con maggiori costi.

Peraltro, ove il titolare del brevetto europeo oggetto del giudizio abbia già esercitato il diritto di opt-out, la proposizione di un’azione avanti ad una corte nazionale avrebbe l’effetto di impedire il ritiro dell’opt-out ai sensi del quarto comma dell’articolo 83 dell’Accordo, escludendo quindi definitivamente il rischio di essere convenuti avanti al TUB per la violazione di quel brevetto.