16 marca 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowelizacja wynika z konieczności implementacji Dyrektywy (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Najważniejsze zmiany:

Rozszerzenie definicji znaku towarowego

Ustawa znosi wymóg graficznego przedstawienia znaku towarowego. Będzie można rejestrować każde oznaczenie, które możliwe jest do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Prawne wrota dla rejestracji tzw. niekonwencjonalnych znaków, takich jak zapach lub smak zostały zatem nieco uchylone. Urząd Patentowy, podobnie jak Urząd UE ds. Własności intelektualnej (EUIPO), nie będzie jednak udzielać jeszcze ochrony na takie znaki. Jako uzasadnienie podaje konieczność przedstawienia reprezentacji znaku jako jasnej, precyzyjnej, samodzielnej, łatwo dostępnej, zrozumiałej, na co jak podkreśla Urząd, nie zezwala obecny stan technologii.

Zwiększenie uprawnień licencjobiorcy w kwestii ochrony naruszonego prawa

Zgodnie z nowelizacją, o ile umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca (wyłączny lub niewyłączny) będzie mógł wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Wystarczy, aby uprawniony udzielił na to swej zgody. Licencjobiorca wyłączny może wystąpić z roszczeniami nawet bez tej zgody, jeśli wcześniej wezwie uprawnionego do wytoczenia powództwa o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, a ten nie wytoczy powództwa w stosownym terminie. Wbrew wcześniejszym regulacjom, licencja nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Patentowym, aby licencjobiorca mógł wytoczyć powództwo.

Dodatkowe roszczenia uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy

W przypadku ryzyka używania np. opakowania, etykiety, metki, itp. z podrobionym znakiem, uprawniony z prawa ochronnego lub osoba, której ustawa na to zezwala, będzie miał dwa dodatkowe uprawnienia. Po pierwsze, będzie mógł żądać zaniechania dalszego umieszczania oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub do niego podobnych na tych opakowaniach lub metkach. Po drugie, będzie mógł żądać zaniechania oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu takich opakowań, etykiet, metek itp.

Odpowiedzialność pośrednika

Nowelizacja przewiduje wprost, że uprawniony będzie mógł wystąpić z roszczeniem przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu (potencjalnie podwykonawców, przewoźników, podmiotów składujących towary, właścicieli hal targowych, agencji marketingowych).

Ułatwienie przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe

Dla przedłużenia prawa konieczne będzie jedynie dokonanie odpowiedniej opłaty. Tym samym ustawodawca odszedł od sformalizowanej procedury przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek.

Informowanie o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny

Urząd Patentowy będzie informował uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Jeśli informacja z Urzędu do uprawnionego jednak nie dotrze, nie znosi to negatywnych skutków niedochowania terminu.

Link do opublikowanej ustawy