UPC Dentons Series: Capitolo 3

La competenza concorrente del Tribunale Unificato dei Brevetti (“TUB”) e delle Corti nazionali durante il periodo transitorio: come definire la migliore strategia processuale?

Ai sensi del primo paragrafo dell’art. 83 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (“Accordo TUB”), durante un periodo transitorio di sette anni fino al 31 maggio 2030 – che potrà essere prorogato per ulteriori sette anni – qualsiasi azione di contraffazione o di revoca di un brevetto europeo “classico”, cioè senza effetti unitari, potrà continuare ad essere instaurata avanti alle Corti nazionali competenti.

In altre parole, in relazione a tutti i brevetti europei non aventi effetti unitari per i quali non sia stato esercitato l’opt-out, almeno per i prossimi sette anni vi sarà una competenza concorrente del TUB e delle Corti nazionali. Si prospetta dunque l’esigenza di risolvere casi di litispendenza o continenza tra cause proposte davanti a diversi uffici giudiziari competenti e di definire, anche in ragione di come questi casi saranno risolti, la migliore strategia processuale sia per i titolari di quei brevetti sia per gli operatori la cui attività possa essere ritenuta interferente con il loro ambito di protezione.

Secondo l’art. 31 dell’Accordo TUB la giurisdizione internazionale del TUB è stabilita in base al Regolamento UE n. 1215/2012. E l’art. 29 di tale Regolamento prevede che, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti siano state proposte tra le stesse parti domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

Alla stregua di qualsiasi tribunale nazionale, ove sia chiamato a pronunciarsi su una causa già pendente tra le stesse parti avanti ai giudici di uno stato membro contraente ed avente ad oggetto una frazione nazionale di un brevetto europeo, il TUB dovrebbe quindi sospendere il giudizio in attesa che venga confermata la competenza del tribunale precedentemente adito e, ove quest’ultimo si ritenga competente, rimettere ad esso la causa.

Tuttavia, si deve considerare che il TUB potrebbe essere adito anche in relazione a singole frazioni nazionali di un brevetto europeo “classico” diverse da quelle già oggetto di giudizio dinnanzi ai tribunali nazionali (c.d. “carve out”). E ciò a mente dell’articolo 76, par. 1 dell’Accordo TUB, sulla base del quale il TUB decide in conformità alle domande proposte dalle parti e non concede più di quanto sia stato richiesto. Peraltro, il principio del carve out è già stato testato in un mock trial presieduto, tra gli altri, da Camille Lignères, giudice della Divisione locale di Parigi, da Klaus Grabinsky, Presidente della Corte d’Appello, e da Patrick Rydman, giudice tecnico del TUB.

Questa possibilità di “spacchettare” tra le Corti nazionali e il TUB, durante tutto il periodo transitorio, le cause aventi ad oggetto le diverse frazioni nazionali di un medesimo brevetto europeo “classico” per il quale non sia stato esercitato l’opt-out, consentirà di definire nuove strategie processuali – con esigenze di coordinamento multigiurisdizionale ancor più evidenti che in passato.

In questo scenario, si dovrà tenere conto dell’effetto preclusivo dell’opt-out o del ritiro dell’opt-out. Infatti, ove non sia ancora stato esercitato l’opt-out con riferimento a un brevetto europeo, l’instaurazione avanti il TUB di un procedimento che lo abbia ad oggetto precluderà per sempre la possibilità di sottrarre quel brevetto alla giurisdizione del Tribunale unificato. D’altro canto, la proposizione di un’azione avanti ad una Corte nazionale impedirà al titolare del brevetto che abbia già esercitato l’opt-out di chiederne il ritiro, escludendo così definitivamente l’accesso al sistema del TUB.

I terzi che abbiano timore di essere convenuti in un procedimento per contraffazione potrebbero quindi valutare, a seconda delle circostanze del caso e, in particolare, dell’estensione geografica della propria attività, di agire in via preventiva con azioni di accertamento negativo della contraffazione e/o di revoca del brevetto avanti al TUB, sfruttando le regole applicabili in tema di litispendenza per escludere in maniera definitiva di essere coinvolti in diversi procedimenti nazionali dal titolare che non abbia esercitato l’opt-out per il suo brevetto europeo e che, a quel punto, lo vedrebbe irrevocabilmente soggetto alla giurisdizione del TUB. Ai sensi dell’art. 83, par. 3 dell’Accordo TUB, infatti, l’opt-out può essere esercitato durante tutto il periodo transitorio salvo che sia già stato instaurato un procedimento relativo a quel brevetto avanti al TUB e tale preclusione opera non solo in pendenza del giudizio, ma anche a seguito della sua definizione, come chiarito dalle “Rules of Procedure” (Rule 5, par. 6).

Specularmente, nel caso di brevetti per cui sia stato esercitato l’opt-out, la proposizione di un’azione di accertamento negativo della contraffazione avanti ai giudici nazionali di uno o più territori di interesse potrebbe assicurare un vantaggio all’attore, che potrebbe sottoporre la controversia a Corti già “rodate”, contenendo i costi di difesa ed escludendo definitivamente la possibilità di essere convenuto avanti al TUB. In quel caso, infatti, sarebbe preclusa al titolare la possibilità di ritirare l’opt-out già esercitato per lo stesso brevetto ai sensi dell’art. 83, par. 4 dell’Accordo TUB, e ciò anche a seguito della definizione del giudizio (Rule 5 par. 8).

Le specificità dei sistemi nazionali giocheranno un ruolo significativo nella scelta della strategia processuale. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di agire in via d’urgenza avanti ai giudici italiani avvantaggiandosi del regime di stabilità dei provvedimenti cautelari aventi effetti anticipatori, che non è invece contemplato nel sistema TUB, per ottenere una inibitoria in tempi rapidi e a costi limitati ma con effetti duraturi.

Analogamente, gli orientamenti dei giudici nazionali dei diversi stati membri e la file history del brevetto potranno orientare le strategie di attacco e di difesa, ad esempio in considerazione dell’eventuale diversa ampiezza delle rivendicazioni nei singoli Paesi o di precedenti giurisprudenziali più o meno favorevoli in ambito locale.

In questo regime transitorio e ibrido sarà di fondamentale importanza ricorrere a consulenti, legali e tecnici, che siano capaci di orientare le scelte delle imprese conoscendo tutte le nuance del complesso scacchiere definito dalle competenze concorrenti del TUB e dei giudici nazionali.