UPC Dentons Series: Capitolo 4

I procedimenti cautelari avanti al Tribunale Unificato dei Brevetti (“TUB”)

Le misure cautelari previste dall’Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti (“Accordo TUB”) presentano specificità che dovranno essere tenute in debita considerazione nella definizione della migliore strategia di enforcement di brevetti europei tradizionali per cui non sia stato esercitato l’opt-out. E ciò, a maggior ragione, durante il periodo transitorio in cui vi sarà la competenza concorrente del TUB e delle Corti nazionali.

Ai sensi dell’art. 62 dell’Accordo TUB, il Tribunale può disporre con ordinanza (i) l’inibitoria degli atti di contraffazione, eventualmente assistita da penale e/o (ii) il sequestro o la consegna di prodotti che si sospettano in violazione del brevetto azionato e/o, nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza di circostanze che possano pregiudicare la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, il sequestro preventivo di beni mobili e immobili del sospetto contraffattore.

Inoltre, ai sensi degli articoli 60 e 61 dell’Accordo TUB, il Tribunale può disporre (i) misure di conservazione delle prove, anche tramite la descrizione, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti, (ii) ispezioni in loco, e/o (iii) i c.d. freezing orders in relazione a beni del contraffattore o transazioni che li riguardino.

Come nell’ordinamento italiano, le misure cautelari possono essere invocate dal ricorrente non solo ante causam ma anche nel corso di un procedimento di merito. Tuttavia, il sistema TUB non prevede la stabilità delle misure cautelari concesse ante causam, che sono tutte soggette a revoca o perdono comunque efficacia, su richiesta del destinatario della misura, se il procedimento di merito non viene instaurato entro il termine più lungo tra trentuno (31) giorni di calendario o venti (20) giorni lavorativi ai sensi dell’art. 213 delle Rules of procedure (“ROP”).

Com’è noto, invece, l’art. 669-octies c.p.c. prevede che i provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito – tra cui principalmente i provvedimenti di inibitoria – non perdono efficacia ove non sia instaurato il giudizio di merito.

Il TUB può concedere provvedimenti cautelari anche inaudita altera parte, ove si dimostri che eventuali ritardi nell’esecuzione del provvedimento potrebbero arrecare danni irreparabili al ricorrente o che vi sia un rischio di distruzione delle prove. In quel caso, il destinatario del provvedimento deve essere informato al più tardi in occasione dell’esecuzione della misura ma non è prevista la fissazione di un’udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento contestualmente alla sua concessione: sarà il resistente a doversi attivare a tal fine. In caso di mancata concessione dei provvedimenti inaudita altera parte, il ricorrente potrà abbandonare l’iniziativa chiedendo che il ricorso resti confidenziale.

Il sistema TUB prevede la c.d. protective letter (Rule 207, ROP), un istituto sconosciuto all’ordinamento italiano e finalizzato ad attutire il rischio di subire provvedimenti cautelari inaudita altera parte. Si tratta di un documento difensivo che può essere depositato presso il Registro del Tribunale per anticipare le ragioni che, secondo chi lo produce, dovrebbero escludere i requisiti per la concessione del provvedimento cautelare temuto. La protective letter ha una validità di sei mesi dal deposito, che può essere prorogata di ulteriori sei mesi prima di essere cancellata dal registro.

Anche avanti al TUB, per ottenere un provvedimento cautelare sarà necessario fornire prove ragionevoli per dimostrare con un sufficiente grado di certezza che il brevetto azionato è valido e che la sua violazione è in corso o è imminente. Tuttavia, la tutela cautelare non è disponibile per i brevetti ancora allo stato di domanda, a differenza di quanto accade nel sistema italiano (art. 132 c.p.i.).

Non è previsto uno specifico periodo di tempo oltre il quale non è più possibile ottenere provvedimenti cautelare, ma eventuali ritardi non giustificati nell’instaurazione del procedimento possono essere valutati dal Tribunale ai fini della decisione (Rule 2011, par. 4, ROP).

Più in generale, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il Tribunale dovrà decidere operando un bilanciamento tra gli interessi delle parti e, in particolare, valutare attentamente i potenziali pregiudizi derivanti dalla concessione o dal diniego del provvedimento (Rule 211, par. 3, ROP). Anche a tal fine – similmente a quanto previsto nell’ordinamento italiano dall’art. 669-undecies c.p.c. – il Tribunale può subordinare il provvedimento al rilascio di una cauzione o di altra garanzia (Rule 211, par. 5, ROP).

I provvedimenti cautelari adottati dal TUB potranno essere impugnati avanti alla Corte d’Appello entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento al ricorrente (Rule 220, ROP): differentemente da quanto previsto nel nostro ordinamento, quindi, non è previsto un procedimento di reclamo e l’impugnazione si svolge nelle forme ordinarie dell’appello.