Dans l'affaire Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Coors Brewing Company¹, la Cour fédérale a confirmé une décision de la Registraire des marques de commerce (la « Registraire ») qui a maintenu trois enregistrements de marques appartenant à la défenderesse, la Coors Brewing Company (« Coors »), qui les avait obtenus dans le cadre de l’acquisition importante et complexe d’une société².

Plus précisément, la défenderesse a acquis les marques en question par voie de cession après l’acquisition par Molson Coors Brewing Company de tous les actifs de Miller Brewing International, Inc. (y compris la propriété des marques) avec prise d’effet le 13 octobre 2016³. Les marques en question étaient :

• THE CHAMPAGNE OF BEERS (LMC 177,553), enregistrée pour des produits à base de bière;
• LE CHAMPAGNE DES BIÈRES (LMC 319,461), enregistrée pour des produits à base de bière; et
• ÉTIQUETTE ET DESSIN MILLER (LMC 325,567), enregistrée pour des boissons alcoolisées brassées⁴
  .

Le 3 avril 2017, à la demande des demandeurs (le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et l'Institut National de l'Origine et de la Qualité), la Registraire a émis à la défenderesse des avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce (LMC) du Canada⁵. Cet article vise à épurer le registre des marques qui ne sont plus utilisées⁶. En conséquence, la défenderesse devait démontrer qu’elle avait utilisé les marques au Canada au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date des avis ou qu’elle fournisse la date de leur dernière utilisation et la raison pour laquelle elle ne les avait pas utilisées depuis cette date⁷.

La Cour fédérale a examiné si la Registraire avait commis une erreur en utilisant la date d'acquisition comme point de départ pour la période de non-emploi des marques, et si elle avait appliqué le mauvais critère pour déterminer si des circonstances spéciales excusaient le non-emploi des marques⁸.

La date d'acquisition comme point de départ de la période de non-emploi

Pour déterminer si des circonstances spéciales excusent le non-emploi des marques, il faut déterminer la date de début de la période de non-emploi.

Coors a plaidé que Molson Canada (le licencié canadien des marques) ne possédait aucun dossier sur l’usage antérieur par Miller Brewing International, Inc. et a fait valoir que l'article 45 de la LMC ne devait pas être interprété comme imposant à l’acquéreur une obligation excessive de diligence pour établir l’emploi passé des marques, surtout dans le contexte d’une transaction importante. La Registraire a reconnu que demander à Coors de justifier ou de réfuter l’usage des marques depuis leur enregistrement — parfois depuis plusieurs décennies — représenterait un fardeau déraisonnable pour le titulaire actuel⁹.

La jurisprudence citée par la Registraire indique que la date de cession ou d’acquisition constitue « généralement » le point de départ de l’analyse du non-emploi¹⁰. La Cour a jugé que la Registraire ne s’était pas crue liée par cette règle, mais avait plutôt appliqué les critères pertinents à la lumière des faits propres à l’affaire¹¹. Ainsi, le recours à la date d’acquisition comme point de départ était conforme à la jurisprudence et ne constituait pas une erreur¹². En l’espèce, la période de non-emploi était d’environ six mois, l’acquisition étant survenue en octobre 2016 et les avis émis en avril 2017¹³.

Circonstances particulières justifiant le non-emploi

La Cour fédérale a confirmé la conclusion de la Registraire selon laquelle des circonstances spéciales justifiaient l’absence d’usage des marques par Coors¹⁴. Bien qu’une cession ou un changement de titulaire ne constitue pas en soi une circonstance spéciale, l’ampleur de la transaction en cause représentait, selon la Registraire, une circonstance « spéciale que l’on ne retrouve pas dans la plupart des cas d’absence d’emploi »¹⁵. La transaction, évaluée à environ 12 milliards de dollars canadiens, nécessitait l’approbation de plusieurs organismes de réglementation provinciaux avant toute mise en marché des produits sous les marques acquises. Cette étape impliquait notamment la création d’étiquettes conformes à la réglementation canadienne. Bien que les demandes officielles aient été déposées après la période de référence, les travaux préparatoires — y compris l’élaboration d’emballages — avaient débuté avant l’émission des avis. Au Québec, l’autorité compétente exigeait notamment la présentation du produit fini avec étiquetage canadien, et des examens similaires ont eu lieu en Ontario et en Colombie-Britannique¹⁶ . Les circonstances spéciales expliquaient l’absence d’utilisation et en étaient la raison¹⁷.

Principaux enseignements

La décision Coors nous rappelle les points suivants :

• En principe, si une marque n’est pas utilisée au Canada, tout ou partie de son enregistrement pourrait être radié.
• Toutefois, l'analyse fondée sur l'article 45 de la LMC repose sur une appréciation factuelle propre à chaque dossier.
• Le non-emploi d’une marque peut être justifié par des circonstances spéciales, c'est-à-dire des circonstances que l’on ne retrouve pas dans la plupart des cas de non-emploi, à condition que ces circonstances soient des circonstances auxquelles le non-emploi est dû.
• Dans certains cas, la date d'acquisition ou de cession peut être retenue comme point de départ d'une période de non-emploi.
• L’ampleur et la complexité d'une opération commerciale peuvent constituer des circonstances spéciales, notamment lorsque des facteurs externes, comme les exigences réglementaires, échappent au contrôle du titulaire de la marque.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce qui précède, veuillez communiquer avec l’autrice, Jaclin Cassios (l’autrice ne parle qu’anglais), ou avec un membre du groupe Propriété intellectuelle de Dentons. Nous remercions la stagiaire Amanda Lehmann pour sa contribution à la rédaction de cet article.

1. 2024 CF 169 [Coors]. ↩
2. Ibid, paragraphe 1. ↩
3. Ibid, paragraphe 8. ↩
4. Ibid, paragraphe7. ↩
5. L.R.C. (1985), ch. T-13 [la LMC].. ↩
6. Coors, supra note 1, paragraphe 22. ↩
7. Ibid, paragraphe 3. ↩
8. Ibid, paragraphe 12. ↩
9. Ibid, paragraphe 56. ↩
10. Ibid, paragraphe 61. ↩
11. Ibid, paragraphes 52, 58–61. ↩
12. Ibid, paragraphes 62, 65, 70. ↩
13. Ibid., paragraphes 8–9, 54. ↩
14. Ibid, paragraphe 107. ↩
15. Ibid, paragraphe 86. ↩
16. Ibid, paragraphe 89. ↩
17. Ibid, paragraphe 107. ↩